案号

5W126301 无效宣告请求审查决定（第55586号）

法律基础

专利法第20条第1款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

专利法第20条第4款规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

基本案情

发明创造名称 一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱专利号为201720389490.8，优先权日为2017年01月10日，申请日为2017年04月14日，本案请求人以该条款作为无效宣告请求理由之一。

本案的争议焦点在于：本专利的实质性内容是否在国内完成。

本案查明的事实包括（参考上图）：

1、本案涉及美国临时申请A，国内优先权B和涉案专利C，三者内容完全相同。

2、专利权人未就涉案专利的技术方案提交保密审查。

基于上述两个事实，就确认涉案专利确实属于先在美国提出专利申请，后在中国申请专利且未履行保密审查的情形，其能否获得专利保护，关键在于涉案专利的实质性内容究竟是在国内还是在国外完成的。

为了确定这个问题，本案查明的事实还包括：

3、专利权人公司的招股说明书，证明专利权人的研发地址以及研发力量在国内。

4、涉案专利的4个发明人国籍，均为中国。

专利权人提交反证1（胡仁昌的出入境记录），拟证明本专利的技术方案是其第一发明人胡仁昌于2016年在美国出差期间完成的。

需要特别说明的是，专利权人于口头审理当庭提交反证1，提交时间明显超出举证期限，原则上不应被考虑。但是，考虑到反证1的证明目的是本专利的发明创造在国外完成，而这一点将成为本专利的专利权能否维持的关键因素。如果仅因反证1的提交超期而最终导致专利权被宣告无效，这一法律后果似乎成为对于专利权人超期提交反证之行为瑕疵的惩罚，明显失当，故而合议组将反证1纳入考虑，即合议组破格考虑反证1。

但是，该反证1本身只能证明在以上期间胡仁昌曾经有出境经历，并不能直接证明本专利的发明创造系胡仁昌在国外完成。而且，除了胡仁昌外，本专利还有三位发明人，均为对发明创造的实质性内容作出贡献的人，该反证1不能证明另外三位发明人陆小健、黄占辉、张东行在国外完成本专利的发明创造。

其次，专利权人称本专利的发明创造主要是胡仁昌在美国完成的，但根据反证1可知，胡仁昌仅于2016年11月13日至24日前往美国，短短十天内，作为专利权人公司董事长的胡仁昌不仅形成技术方案的完整构思，还完成了美国临时专利申请所需的材料和所有申请手续，这一主张的合理性明显不足。

另外，从招股说明可以看出，专利权人公司作为一拟上市公司，有完备的公司构架，其主张本专利的发明创造在国外完成，应有能力提供所述发明创造在国外研发和完成的直接证据。在专利权人未能提供充分证据，未尽到举证义务的情况下，应承担举证不利的法律后果。

最终，合议组根据专利法第20条第1款、第4款的规定，确定涉案专利无效。

典型意义

结合证据本身来看，主要是两类，一类是申请相关，包括美国临时申请，中国申请（优先权申请和涉案专利），另一类是专利权人的相关信息，包括招股说明书以及发明人国籍。这些都是公开和客观的事实。专利权人虽然也提供了反证1，但是显然力度不够。其实我们不难推测，这个反证1也是专利权人在被请求人以未进行保密审查提出无效而尽力搜寻来的，所以反证1本身提供的时间也超期了。虽然反证1最终被合议组破格采纳，因其本身的证明力度有限，所以当举证责任被转移到专利权人时，专利权人实际上是非常被动的。当然，专利因未进行保密审核而被无效是非常可惜的，为了避免更多的类似情况出现，国内申请人在向外国提出专利申请时，可以先在中国提出申请，在申请提交时就勾选保密审查，没有额外费用，也可以为未来可能的专利出口做好准备。

当然，如果确实是在国外完成的发明专利首先在国外进行申请的，有了这个前车之鉴，需要提前准备好发明创造在国外研发和完成的直接证据，未雨绸缪。