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涉外(内外方向)商标申请代理过程的点滴分享

作者:智信禾

時間:2018-04-30

代理国内商标申请人向境外申请商标或寻求商标保护,作为内外方向商标代理人,我们与境外律师的邮件或电话沟通是我们工作联络的必要手段。在此我想分享二点:

 

一、境外有些国家的流程并非像中国的商标注册流程一样固定的,有时候它们是灵活、可扭转的。

 

     当我们客户的商标遇到阻碍,在接到境外律师转达函时,不妨多问一句:除了对方转达的信息意见外,是否还有其他渠道或解决方案可尝试。

 

     我曾经历一件客户的马德里国际注册商标申请领土延伸至美国,美国审查员第一次签发Office ActionOA)附带建议时,提供的商品选项描述有误,我们很快根据其建议对该OA进行了答复(包含了错误的描述);美国审查员很快发现了该错误,并第二次签发了OA进行纠正。不幸的是第二次签发寄送到了一个错误地址,导致我们无法正常接收。当我们再次收到由WIPO转达的文件时,被告知由于我们错过了答复时限,该商标在美国无效了。

 

      就此事我们当天就联系了美国合作律师,合作律师在次日即联系到该审查员,最后我们获悉该申请可以被挽回。之后我了解到,即使并非因审查员导致的错误,在收到OA后如果我们有合理的理由、解释,也是可以(通过非正规流程)联系美国审查员进行说明和解释,要求尽可能按客户的需求对商标申请进行保护的。

 

二、美国商标官方审查(相对理由)易通过,但被异议较多。

 

      相对于中国知识产权局的商标审查,美国专利商标局审查(相对理由)并非如中国这般严格。商标代理人在美国专利商标局进行商标查询时,经常会看到一些英文商标仅结尾一个字母不同的商标共存现象。这些共存商标虽然指定使用在相同商品上,但是由于同种商品的产品功能、消费群体等方面不同而得以共存。

 

      我曾经历的另一件单一国家申请到美国的商标,在公告后被他人提起了异议申请。在收到异议转达函后,我对异议人的官网及其产品进行检索,并制作了一个对比表详细列出客户使用产品和异议人的产品的照片、功能,同时根据以上特点分析列举双方产品的可能的消费群体、销售渠道等特性,经过上述对比我发现异议人的产品仅用于某一特定消费群体的,从其产品特点来看,很难与客户的产品的消费群体有交叉。因此,这些信息在异议答辩阶段,被发送给了异议人的律师,在收到该信息的约1个月后异议人撤回了异议申请。客户的商标得以顺利取得了注册。

 

      在上述经历之后,个人感觉在境外注册商标,如欧盟和美国商标因为其流程灵活导致复杂多样,而其他如非洲、中东国家国家因为文化、习俗等因素差异,我们不可以用本国的经验或个人的文化背景去思维、理解他国的实操流程。我没有很好的建议可以给同行或企业,如果遇到上述类似问题,我知道就某点深入挖掘并与境外合作律师勤沟通、多交流还是有可能有得以突破解决的。