作者:智信禾
時間:2021-08-19
【引言】
“使用环境”特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。在撰写申请文件或者答复审查意见时,为了进一步提高专利申请的创造性,通常会将该方案的使用背景或条件的技术特征写入到权利要求书中,以区别于对比文件。常见的写法如“一种XX装置,用于……,其特征在于:……。”或者是,“一种XX装置,其特征在于:包括用于……的A特征;包括B特征,所述B特征适用于……”等方式进行撰写。这种“用于”、“适用于”或者类似的描述方式如果限定的是某特征或者主题的使用背景或者条件的话,则通常属于“使用环境”特征。
“使用环境”特征能否为专利的创造性做出贡献,侵权诉讼中如何划定权利要求的保护范围,以及如何进行侵权对比,专利审查指南、司法解释给出了判断依据:
《专利审查指南》在新颖性及创造性部分规定应当考虑权利要求限定的所有技术特征;尤其添加了“对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新创性审查时,应当考虑权利要求记载的全部特征,所述全部特征既包括技术特征,也包括算法特征或商业规则和方法特征。”
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第五条规定“在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。”第九条规定“被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。”
本文将通过无效及侵权诉讼案列,探讨实务中“使用环境”特征在专利确权程序及专利侵权程序中的具体应用。
【行政案例一】
针对专利号为201520343845.0、名称为“一种用于涂装工业门及喷烤漆房大门的天地锁”的实用新型专利,无效请求人以涉案专利的权利要求1至5相对于D1至D7不具备创造性为由向专利复审委员会(现专利复审和无效审理部)提出无效。
涉案专利涉及一种用于涂装工业门及喷烤漆房大门的天地锁,其中“用于涂装工业门及喷烤漆房大门”属于“一种天地锁”的使用环境特征。双方争议的焦点主要在于D7公开的“一种门锁”是否能够评价涉案专利请求保护的“一种用于涂装工业门及喷烤漆房大门的天地锁”。
专利权人在二审中主张,涉案专利说明书载明:……虽然天地锁已经广泛应用在涂装行业使用的工业门上,但是以往在该类工业门上安装了天地锁之后,还需要另外安装门拉手,多了一道安装工序,且结构比较繁琐,使用的时候也不方便……本实用新型的有益效果为:将天地锁与门把连为一体,降低了生产成本,省去了一次安装工序,且结构简单,使用的时候方便快捷。基于此,涉案专利请求保护的天地锁用于特定的涂装行业领域,其工业门质量大,本专利针对这种工业门起到特定的效果。因此在判定创造性时应当考虑该使用环境特征。
对此,二审法院认为:虽然不同的技术应用领域中可能存在相同的技术问题,但是应用于不同具体使用环境的技术方案在面临相同技术问题的解决时,仍可以相互给出技术启示。D7与涉案专利都是涉及到锁具结构、锁具功能的技术方案,D7虽然没有限定锁应用的门的种类,但本领域技术人员有动机参考借鉴在不同应用领域中起到相同作用的锁具结构。
基于此,二审法院维持了专利复审委员会及一审法院的认定。
【行政案例二】
针对专利号为201320300525.8、名称为“对组织的定量弹性信息和结构信息进行组合显示的系统”的实用新型专利,无效请求人以涉案专利的权利要求1至9相对于D1至D4不具备创造性为由向专利复审委员会(现专利复审和无效审理部)提出无效。
涉案专利权利要求1请求保护的是一种对组织的定量弹性信息和结构信息进行组合显示的系统。双方争议的焦点在于如何认定权利要求1中记载的特征“所述系统包括:显示器,所述显示器操作性连接到一结构成像装置,从所述结构成像装置传输组织的结构信息至所述显示器”。即,如何认定权利要求1中限定的“结构成像装置”。
无效请求人认为,权利要求1记载了该系统包含显示器,且该显示器操作性连接到一结构成像装置。由此权利要求1请求保护的系统包括了结构成像装置本身,即结构成像装置是系统的一部分。对此,专利复审委员会和一审法院均支持了无效请求人的意见。
专利权人认为,权利要求1限定的“操作性连接到一结构成像装置”应当理解为“显示器”的使用环境特征,而不应当解读为结构成像装置是系统的一部分。
二审法院认为:涉案专利的说明书已经指出现有技术中“弹性测量装置”和“结构成像装置”一体构造所存在的技术问题,而本专利正是针对该技术问题提出的改进。本专利权利要求1保护的技术方案排除了“弹性测量装置”和“结构成像装置”一体构造的技术方案。基于上述事实和理由,本专利权利要求1的“一种对组织的定量弹性信息和结构信息进行组合显示的系统”并不包括“结构成像装置”,其中的“结构成像装置”只是作为对“一种对组织的定量弹性信息和结构信息进行组合显示的系统”组成部分的“显示器”的工作环境或者使用环境的限定而存在,这并不意味着该“结构成像装置”也属于本专利权利要求1保护“一种对组织的定量弹性信息和结构信息进行组合显示的系统”的组成部分。
基于此,二审法院撤销了专利复审委员会及一审法院的认定。
【案例评析】
通常而言,在专利确权程序与专利侵权程序中,保护范围的认定应当保持基本的一致性。但是,由于两个程序中认定权利要求保护范围的目的不同,二者之间存在一定的差异。
在专利确权程序中,确定保护范围的目的在于通过明确技术特征的含义及与对比文件的区别,判断权利要求是否符合授权条件。基于此目的,在确定权利要求保护范围时,使用环境特征对权利要求保护范围的影响程度,应当以本领域技术人员为判断主体,以使用环境特征对权利要求请求保护的技术方案中部件组成、结构关系以及功能效果等是否具有实质性影响为基本的判断原则。若使用环境特征对请求保护的主题并未产生实质性影响,则无需考虑该特征。
对此,专利审查指南的相应部分也有记载:用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑,但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如,“用于……的化合物X”,如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响,则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时,其中的用途限定不起作用……。用于抗病毒的化合物X的发明与用作催化剂的化合物X的对比文件相比,虽然化合物X用途改变,但决定其本质特性的化学结构式并没有任何变化,因此用于抗病毒的化合物X的发明不具备新颖性。
对于上述行政案例一,虽然D7并没有公开其可以应用的环境,但是在面对相同的技术问题时,本领域技术人员起码有能力可以根据应用环境的不同,适当的来选择合适材料、强度的锁。因此在D7已经公开门锁的基础上,将其用于涂装工业门上或喷烤漆房大门上对本领域技术人员来说是容易想到的,该区别特征即“使用环境不同”不会给本专利的技术方案带来创造性。在进行专利挖掘或者专利布局时,应当从本领域技术人员的角度出发,合理地概括技术方案的保护范围,保证专利权的稳定性。
对于上述行政案例二,专利复审委员会和一审法院在确定涉案专利保护范围的时候,并没有通过说明书清楚地认识到系统与结构成像装置间的关系,错误地认为结构成像装置属于系统的一部分。因此,在专利申请、答复审查意见及专利无效等专利确权程序中,首先应当结合说明书所要解决的技术问题、实施的技术方案以及实现的技术效果,清楚地认识到权利要求中各技术特征的限定作用,即确认各技术特征属于结构特征限定还是属于使用环境限定。其次再利用对比文件去评价权利要求中限定的使用环境特征和结构特征。在该行政案例二中,涉案专利的系统并不包括结构成像装置,解决了现有技术中“弹性测量装置”和“结构成像装置”一体构造所存在的无法实现按需灵活选择B超、M超、CT、MRT等结构成像装置的技术问题。
通过以上两个案例可以得知,在评价新创性的时候,使用环境或者用途特征对权利要求的保护范围具有限定作用,但是需要根据具体情况分析该使用环境特征对专利创造性所带来的贡献程度。例如专利审查指南中的举例“用于抗病毒的化合物X的发明与用作催化剂的化合物X的对比文件相比,虽然化合物X用途改变,但决定其本质特性的化学结构式并没有任何变化,因此用于抗病毒的化合物X的发明不具备新颖性。”而在其它一些情形中,通常只有在对比文件与涉案专利的技术领域差异较大时,或者加入了使用环境特征后赋予了技术方案在结构上或者特性上的改变,才有可能考虑使用环境特征对创造性做出的贡献。
笔者在执业生涯中,遇到很多使用环境特定的限定方式。有一些案例可以很容易地区别权利要求书中记载的是结构特征还是使用环境特征,有一些则需要仔细阅读说明书。例如CN210856961U公开了一种桥梁用三角托架,其特征在于,包括横杆,连接在墩柱上,……。在该案例中,“桥梁用”的限定方式明显属于三角托架的使用环境特征。而“连接在墩柱上”则需要阅读说明书才能确定。如果只看权利要求本身,通常会认为三角托架隐含包括了墩柱,基于此将“墩柱”理解为三角托架的一部分。但是实际上,通过对说明书的仔细阅读,会发现墩柱是桥梁的一部分,权利要求书中限定的横杆连接在墩柱上是指该三角托架应用在桥梁上时,将三角托架的横杆连接在桥梁的墩柱上,因此,“连接在墩柱”属于横杆的使用环境特征。
上述“连接在墩柱”这种撰写方式其实存在一定的风险,因为这需要在说明书时对各部件进行详尽、充分地描述。对于某些较为复杂的案例,加上中文博大精深,如果出现模糊的语言或者出现多种解读方式时,就难以区分权利要求书中记载的结构特征和使用环境特征,很有可能会使专利权人最终承担不利的后果,因此建议采用“用于”或类似的表述方式。例如在上述CN210856961U案中,用“包括横杆,用于连接在墩柱上”的描述方式来替代“包括横杆,连接在墩柱上”,这样更容易区分结构特征和使用环境特征。